Controversias tributarias por el uso de marca: El sustento de regalías

En la siguiente nota, detallamos algunas precisiones comentadas por Marysol León, Socia Fundadora de Quantum Consultores, quien mediante un video realizó recomendaciones respecto la controversia tributaria que han originado recientes resoluciones del Tribunal Fiscal en torno al desconocimiento de gastos por regalías sobre todo en el caso de contratos celebrados por el uso de una marca en favor de los accionistas de una empresa.

En ese sentido, se debe de tener en cuenta la posición del Tribunal Fiscal en la RTF N° 5946-1-2019, donde se menciona que, si una empresa aporta documentación que acredita el uso real de la marca como un informe técnico de tasación del valor de la marca, el contrato de cesión de derecho de uso de esta y fotografías que evidencian su utilización, entre otros, no permite deducir el pago de regalía como un gasto. Por otro lado, se señala que para que sea posible dicha deducción, es necesario que las empresas usuarias sustenten que el desembolso efectuado se encuentra vinculado con el mejor posicionamiento en el mercado de la empresa, o con la generación de mayores ingresos, es decir sea un gasto causal.

Dicha posición coincide con la Resolución del Tribunal Fiscal No. 1007-3-2020, donde se menciona que la razón para no aceptar el gasto es que la empresa no acreditó que la reputación y el posicionamiento financiero de la marca haya permitido consolidar su competitividad empresarial. Asimismo, en la Resolución No. 0572-11-2020, la empresa no acreditó que se trate de una marca reconocida ni que cuente con trayectoria en el mercado; por tanto, tampoco demuestra haber obtenido beneficio económico gracias a esta.

Cabe indicar que estos cuestionamientos nacen a raíz de que la Administración Tributaria ha detectado un uso desmedido del pago de regalías por parte de las empresas a favor de sus accionistas (titular de la marca) sin que las marcas tengan un impacto real en las ventas, y solo con la única finalidad de disminuir el pago del Impuesto a la Renta. El criterio del Tribunal es similar al fijado por el plan de acción BEPS, en el cual se incluye el análisis DEMPE. Bajo dicho modelo (DEMPE), se debe verificar quién le dio desarrollo, mejora, mantenimiento, protección y explotación a un intangible para poder determinar si los pagos de regalías por dicho bien son deducibles como gasto fiscal.

Es por ello que, en aras de prevenir cualquier observación por parte de la Administración Tributaria a las empresas que vienen registrando gastos por regalías que sí cumplen con el principio de causalidad, recomienda regularizar la siguiente información:

1. Adicionalmente al contrato de cesión de uso de la marca firmado entre la empresa y el titular, se recomienda anexar un manual de marca donde se proporcione instrucciones precisas sobre el uso de la marca. La correspondencia de los abogados a cargo de las marcas debe ser dirigida a los titulares de la misma.
2. El titular de la marca debe asumir y llevar un registro de los gastos de mantenimiento de la marca, tales como nuevas inscripciones, renovaciones y de ser el caso oposiciones a la inscripción de marcas similares; se deben realizar ciertos gastos de publicidad respecto a la marca; el titular de la marca podría estudiar la posibilidad de incluir otras prestaciones u otras licencias para reforzar el contenido de la marca.
3. Realizar un análisis del estudio DEMPE (siglas en inglés de desarrollo, mejora, mantenimiento, protección y explotación de activos intangibles) conforme a la acción 8 de los planes de acción BEPS (Base Erosion & Profit Shifting) de la OCDE, que permita identificar las funciones desempeñadas, los activos utilizados y los riesgos involucrados en el marco del desarrollo, mejoramiento, mantenimiento, protección y explotación del intangible bajo análisis. Así como un test de beneficio que permitirá acreditar la causalidad del pago de regalías.
4. Preparar un File con la información de Defensa, que debe acreditar la prestación efectiva de los servicios y su necesidad real, los costos y gastos incurridos en la prestación de los servicios y sus criterios razonables de asignación.
5. Estudio de Precios de Transferencia, el cual acreditará si el pago otorgado por concepto de regalías se encuentra o no a valor de mercado.

En conclusión, al recordar que los principales cuestionamientos referentes a este tema nacen a raíz de que la Administración Tributaria ha detectado un uso desmedido del pago de regalías por parte de las empresas a favor de sus accionistas (titular de la marca) sin que las marcas tengan un impacto real en las ventas, y solo con la finalidad de disminuir el pago del Impuesto a la Renta. Se recomienda evaluar los casos en concreto a fin de medir las implicancias o contingencias tributarias originadas por prácticas erróneas que pueden ameritar una rectificatoria de las declaraciones o, por el contrario, comprobar que efectivamente se tratan de regalías que han cumplido con la causalidad y están debidamente sustentadas, es decir constituye un gasto fehaciente.